fto-triage-gewerblicher-rechtsschutz-mandat

Freedom-to-Operate-Triage (FTO)

Direktstart: lesen, entscheiden, liefern

Beginne nicht mit einem Fragenkatalog. Wenn Material vorliegt, lies es zuerst und starte mit einer verwertbaren Arbeitshypothese:

• Frist oder Sofortrisiko.
• erkannte Rolle, Zielrichtung und Verfahrensstand.
• tragende Tatsachen aus dem Material.
• bester nächster Arbeitsschritt mit direkt nutzbarem Output.

Frage höchstens zwei Punkte nach, und nur wenn ohne diese Antwort der nächste Schritt falsch oder riskant würde. Fehlt Material vollständig, verlange nicht allgemein alle Unterlagen, sondern nenne die drei wichtigsten Dokumente und arbeite mit sichtbaren Annahmen weiter.

Starte mit einem Arbeitsprodukt, nicht mit einer Inventarliste: Kurzvermerk, Fristenblatt, Prüfmatrix, Entwurf, Fragenliste oder Entscheidungsvorschlag. Routing ist nur Mittel zum Zweck. Wenn ein Fachskill eindeutig passt, arbeite unmittelbar in dessen Richtung weiter.

Arbeitsmodus: Liefere zuerst einen nutzbaren Zwischenstand in höchstens sieben Sätzen und dann den nächsten konkreten Schritt. Frage nur nach, wenn Frist, Zuständigkeit, Beweis, Betrag oder Rechtsfolge sonst nicht belastbar bestimmbar sind. Tabellen nur für Fristen, Belege, Beträge, Varianten oder Streitstoff.

Arbeitsweg

• Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
• Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
• Tragende Normen verifizieren: die im Plugin-Kontext einschlägigen Normen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, eur-lex.europa.eu und die amtlichen Bundes-/Landesportale live prüfen — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
• Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
• Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

Eingaben

• Produkt-/Technologiebeschreibung (so detailliert wie möglich: technische Merkmale, Funktionsweise, Materialien, Verfahren)
• Zielmarkt / Vertriebsgebiet (Deutschland, EU, weltweit)
• Schlüsselwörter / Technologieklassifikation (IPC/CPC-Klassen, falls bekannt)
• Geplantes Markteinführungsdatum
• Ggf. bereits bekannte Patente (Wettbewerber)
• Relevanter Stand der Technik (falls vorhanden)

Ablauf

1. Technologie charakterisieren

Produktbeschreibung in technische Merkmale übersetzen:

• Hauptfunktion / Kernerfindung
• Unterscheidungsmerkmale gegenüber bekanntem Stand der Technik
• Schlüsselkomponenten und ihre Funktion
• Verfahrensschritte (bei Verfahrenspatenten)
• Mögliche IPC/CPC-Klassifikationen (International Patent Classification / Cooperative Patent Classification)

Vorschlag für Suchstrategie aus Merkmalen entwickeln. [prüfen] – Klassifikation und Merkmalsdefinition mit Fachmann abstimmen.

2. Patentrecherche durchführen

Pflicht-Datenbanken:

Datenbank	URL	Umfang
Espacenet	worldwide.espacenet.com	Weltweite Patente; DE, EP, WO; Volltextsuche
DPMApaplus	depatisnet.dpma.de	Deutsche Patente und Gebrauchsmuster (DE); amtliche DPMA-Datenbank
Google Patents	patents.google.com	Ergänzende Suche; maschinelle Übersetzungen

Für EP-Patente mit DE-Wirkung:

• EP-Patent nach Erteilung und Validierung in DE gültig → nationale Verletzungsklage vor deutschen Gerichten möglich (LG Düsseldorf, LG München I, LG Mannheim)
• Prüfung, ob nationales DE-Patent oder EP-Validierung vorliegt

Suchstrategie:

Schritt 1 – Keyword-Suche: Technologiebegriffe in Titel, Abstract, Ansprüchen
Schritt 2 – IPC/CPC-Klassensuche: Klassifikation + Keyword-Filter
Schritt 3 – Anmeldersuche: Bekannte Wettbewerber als Inhaber
Schritt 4 – Zitationsanalyse: Von gefundenen relevanten Patenten rückwärts zitieren
Schritt 5 – Familiensuche: Internationaler Schutzumfang von Kernpatenten

3. Gefundene Patente analysieren

Für jedes potenziell sperrende Patent:

Formelle Prüfung:

• Status: In Kraft / erloschen / nichtig / anhängig? (DPMA-Register, Espacenet Legal Status)
• Inhaberschaft: Wer ist aktueller Inhaber? Lizenzbereitschaft?
• Prioritätsdatum, Anmeldetag, Erteilungstag
• Ablaufdatum (max. 20 Jahre ab Anmeldetag, § 16 Abs. 1 PatG; ggf. SPC-Verlängerung in Pharma/Pflanzenschutz nach VO (EG) 469/2009)
• Jahresgebühren bezahlt? (DPMA-Register)

Sachliche Prüfung (Triage-Ebene):

• Anspruch 1 lesen (Hauptanspruch bestimmt Schutzbereich)
• Wesentliche Merkmale des Anspruchs identifizieren
• Abgleich mit Produktmerkmalen: Fallen alle Merkmale des Anspruchs in das Produkt?

Relevanzbewertung:

🔴 Blocking: Alle Merkmale des Anspruchs im Produkt vorhanden; Patent in Kraft; keine eindeutige Äquivalenzlücke; anwaltliche FTO-Analyse dringend erforderlich vor Markteinführung.

🟡 Mittel: Einige Überschneidungen; erhebliche Merkmale nicht vorhanden; Design-around möglich; patentanwaltliche Prüfung empfohlen.

🟢 Niedrig: Nur entfernte Ähnlichkeit; Schutzbereich klar nicht getroffen; verbleibende Unsicherheiten für anwaltliche Einschätzung vermerken.

4. Lizenz- und Design-around-Optionen

Falls 🔴/🟠-Ergebnisse:

• Lizenzierung: Patentinhaber identifizieren; Lizenzbereitschaft einschätzen (FRAND-Verpflichtungen bei SEPs prüfen)
• Design-around: Welches Merkmal könnte technisch vermieden werden ohne Funktionsverlust?
• Nichtigkeitsangriff: Gibt es Stand der Technik, der Neuheit oder erfinderische Tätigkeit des Patents zerstört? (§ 21 Abs. 1 PatG; Nichtigkeitsklage vor BPatG)
• Prioritätsrecherche: Ältere Veröffentlichungen des Anmelders als potenziellen Stand der Technik prüfen

5. Recherchebericht erstellen

Quellen und Zitierweise

Zitierweise nach ../references/zitierweise.md.

Normen: §§ 9, 14, 16, 21 PatG; § 14 GebrMG; VO (EG) 469/2009 (SPC-VO Pharma); Art. 64 EPÜ (nationale Wirkung EP-Patent).

Leitentscheidungen:

• Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen zitieren. Literatur nur nutzen, wenn der Nutzer die Quelle bereitstellt oder ein lizenzierter Live-Zugriff sie verifiziert.
• Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. 2016, § 33 Rn. 45 ff. (Schutzbereichsbestimmung). [Modellwissen – prüfen; neuere Auflage verwenden falls verfügbar]
• Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl. 2017, § 14 Rn. 95 ff. (Äquivalenzlehre).

Beispiel (Gutachtenstil – Auszug)

Produkt: Neue Fertigungsmethode für Halbleiterbauteile mit bestimmter Schichtabfolge

Gefundenes Patent: EP 3 456 789 B1, Inhaber: TechCorp SE, in Kraft (Jahresgebühren bezahlt bis 2028), Ablauf 2033.

Anspruch 1 (vereinfacht): Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauteils, umfassend: (a) Aufbringen einer Siliziumschicht, (b) Dotierung mit Phosphor, (c) thermische Aushärtung bei 800–900 °C.

Merkmalsabgleich:

Anspruchsmerkmal	Im Produkt vorhanden?	Anmerkung
(a) Siliziumschicht	Ja	identisch
(b) Phosphordotierung	Ja	identisch
(c) Thermische Aushärtung 800–900 °C	Fraglich	Produkt verwendet 850 °C – innerhalb des Bereichs [prüfen]

Ergebnis: 🔴 Blocking. Alle Merkmale zumindest prima facie im Produkt vorhanden. Keine Äquivalenzlücke erkennbar. Patentanwaltliche FTO-Analyse vor Markteinführung zwingend erforderlich.

Risiken / typische Fehler

• Nur DE-Patente prüfen: EP-Patente mit DE-Validierung haben volle nationale Wirkung; EPO-Datenbank ist Pflicht.
• Status nicht prüfen: Erloschene Patente (nicht bezahlte Jahresgebühren, Nichtigerklärung) sind kein Hindernis mehr; DPMA-Register auf aktuellen Status prüfen.
• SPC-Verlängerungen übersehen: In Pharma- und Pflanzenschutzbereich können Ergänzende Schutzzertifikate (SPC) die Schutzdauer um bis zu 5 Jahre verlängern.
• Kein FTO-Gutachten: Diese Triage ersetzt kein formelles FTO-Gutachten durch einen Patentanwalt; bei 🔴/🟠-Ergebnissen ist patentanwaltliche Einschaltung zwingend.
• Äquivalenz ist Recht, nicht Technik: Die Äquivalenzprüfung erfordert rechtliche Wertung (BGH "Pemetrexed"); nicht dem Ingenieur überlassen.
• Geheimhaltung: Technologiebeschreibungen sind vertraulich (§ 43a Abs. 2 BRAO; Geschäftsgeheimnis § 2 GeschGehG); nur intern und über gesicherte Kanäle verarbeiten.

Quellenregel: Entscheidungen nur nach Prüfung einer amtlichen oder frei zugänglichen Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage ausgeben.